“ADIDAS: L’USO DEL MARCHIO NON SCONGIURA L’ANNULLAMENTO IN UE”
“Adidas: l’uso del marchio non scongiura l’annullamento in UE”

N.  Luglio 2019
        

a cura di Vittoria Basilavecchia
Consultant Colin & Partners

 

Il Tribunale dell’Unione Europea ha dichiarato la nullità del marchio Adidas composto dalle iconiche tre strisce parallele, negando che lo stesso avesse acquisito carattere distintivo nel territorio dell’Unione.

Rilevanza fondamentale hanno assunto, nell’ambito della decisione, le prove addotte da Adidas nel corso del procedimento e la stessa domanda di registrazione presentata per un marchio figurativo invece che per un marchio a motivi, che ha determinato un ambito di tutela estremamente più ristretto.

 

La vicenda

Nel 2014, Adidas ha registrato, innanzi all’EUIPO, un marchio figurativo costituito da “tre strisce parallele equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione”.

A seguito della registrazione, tuttavia, la società belga Shoe Branding Europe BVBA aveva presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio in questione. Più precisamente, tale ultima società lamentava che il marchio registrato da Adidas fosse privo di qualsiasi carattere distintivo e chiedeva, pertanto, che ne fosse dichiarata la nullità assoluta a norma dell’art. 59, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea.

Due anni dopo, la divisione di annullamento dell’Euipo ha accolto la domanda presentata dalla Shoe Branding Europe ed ha conseguentemente dichiarato la nullità del marchio figurativo registrato da Adidas.

Adidas ha impugnato la decisione ricorrendo al Tribunale dell’Unione Europea, che si è pronunciato sulla questione lo scorso 16 giugno confermando nuovamente le posizioni dell’Ufficio Europeo per la proprietà intellettuale.

 

La sentenza

Su quali basi il Tribunale ha stabilito che le tre strisce verticali e parallele, apposte sui prodotti del marchio Adidas, non presentino alcun carattere distintivo e non siano dunque meritevoli della tutela accordata dalla normativa europea sui marchi?

Innanzitutto, il Tribunale ha respinto il primo motivo di censura avanzato da Adidas, con il quale quest’ultima lamentava che la decisione dell’Euipo non aveva considerato diversi elementi di prova, esclusi sulla base di un’erronea interpretazione del marchio. Tale esclusione derivava dalla circostanza che il marchio figurativo, così come era stato registrato, presentava caratteristiche ben determinate, quali ad esempio il rapporto tra la lunghezza e la larghezza delle strisce, lo spessore di queste ultime e i colori bianco e nero. Pertanto, tutti quegli elementi che non presentassero le medesime caratteristiche non potevano considerarsi idonei a provare un uso del marchio.

Nel corso del procedimento innanzi al Tribunale dell’Unione, la società tedesca ha tuttavia contestato che il marchio, registrato come marchio di tipo figurativo, dovesse essere invece considerato quale marchio a motivi, con la conseguenza che le dimensioni dello stesso avrebbero dovuto essere ritenute irrilevanti.

Il Tribunale ha però respinto tale censura, confermando che “spetta al richiedente depositare una rappresentazione grafica del marchio che corrisponda proprio all’oggetto della tutela che intende ottenere” e che il richiedente non può richiedere una tutela più ampia di quella conferita dalla rappresentazione grafica del marchio oggetto di registrazione. Trattandosi, peraltro, di un marchio estremamente semplice, anche modifiche minori possono incidere sulla percezione che il pubblico ha del marchio.

Inoltre, il Tribunale ha concluso che Adidas è riuscita a provare l’uso del marchio in soli cinque Stati membri, gli unici con riferimento ai quali l’azienda aveva condotto degli studi di mercato per accertare quanti degli intervistati percepissero il marchio, qualora associato a determinati prodotti, come proveniente da un’unica impresa.

La sentenza pone quindi l’accento sull’importanza che riveste la domanda di deposito del marchio, che svolge la funzione di delimitare la tutela accordata al marchio stesso, nonché sull’importanza degli elementi di prova ed in particolare degli studi di mercato.

Con ogni probabilità, Adidas sottoporrà la questione all’ulteriore esame della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ma i danni che la società tedesca ha subito sono, nel frattempo ingenti. Dopo la pronuncia del Tribunale dell’Unione, infatti, il titolo è crollato in borsa dopo un lungo periodo di crescita.